Brasil passa a adotar o regime de marca em sistema multiclasse

Tendo em vista a adesão ao Protocolo de Madri, o Brasil precisou buscar ferramentas para a harmonização dos procedimentos de registro de marcas entre pedidos nacionais e designações recebidas por meio do Protocolo de Madri.

Para tanto, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI abriu consulta pública para tratar de alguns temas de suma relevância para tal harmonização.

Assim, após a finalização das consultas públicas realizadas entre 14 de maio e 27 de junho de 2019, o INPI publicou na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2540 desta terça-feira (10/09) a Resolução INPI nº 248/2019, que dispõe sobre o regime de marcas em sistema multiclasse e, apesar de entrar em vigor em 2 de outubro de 2019, só será implementada no sistema de peticionamento do INPI a partir de 09 de março de 2020.

Foi também disponibilizada na mesma ocasião a 3ª edição do Manual de Marcas detalhando os procedimentos do Protocolo, assim como o Ato Normativo do Protocolo. Esses dois temas serão objeto de uma newsletter separada. Não foi disponibilizado pelo INPI a tabela de retribuição aplicável aos serviços relacionados ao Protocolo de Madri.

A seguir, listamos os principais pontos cobertos pela Resolução INPI nº 248/2019.

A adoção do sistema multiclasses permite a especificação de produtos e serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice em um único processo. O INPI estipulou algumas diretrizes gerais relevantes para a adoção do sistema multiclasses:

  • o peticionamento será eletrônico, salvo em casos de indisponibilidade prolongada do sistema que possa causar dano relevante à preservação de direitos do(s) titular(es);
  • a especificação deve ser informada no ato de depósito do pedido de registro;
  • a registrabilidade do sinal em sistema multiclasse será feita separadamente em cada classe, permitindo assim, diferentes cenários e resultados para cada classe de um mesmo pedido de registro, podendo, portanto o exame resultar em 3 hipóteses:

a) Deferimento, quando há de fato o deferimento total to pedido, e o sinal marcário não incorrer em proibição legal em nenhuma das classes pleiteadas;

b) Indeferimento, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em todas as classes pleiteadas; ou

c) Deferimento Parcial, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes ou quando houver restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços. No caso de deferimento parcial, serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for deferido, as classes nas quais for indeferido e/ou as alterações de ofício na especificação (cabendo recurso). Quanto ao deferimento parcial, importante notar que:

c.1. O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado, tal como nos dias de hoje, independentemente de apresentação de recurso, sob pena de arquivamento;

c.2. O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo de 60 dias contados da data de deferimento, sob pena de arquivamento do pedido de registro;

c.3. Em caso de interposição de recurso contra o deferimento parcial, o registro somente será concedido após a decisão e a comprovação do pagamento das retribuições correspondentes.

  • em caso de sobrestamento do exame relativo a uma ou mais classes, o exame de todo o pedido será sobrestado;
  • para análise da disponibilidade do sinal marcário em sistema multiclasse, o Examinador do INPI realizará busca de anterioridade feita exclusivamente nas classes reivindicadas no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência na antiga classificação nacional, tal como nos dias de hoje;
  • em caso de divergência entre os produtos e serviços especificados e as classes informadas, o INPI poderá formular exigências para:

a) que o titular do pedido proceda ao pagamento de retribuição complementar para a inclusão de nova classe(s); ou

b) que o titular do pedido indique os produtos e serviços a serem excluídos da especificação.

Havendo transferência de direitos, serão cancelados os registros ou arquivados os pedidos de registro em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, em relação às classes que contenham produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins aos transferidos. O cancelamento ou arquivamento será aplicado em relação a totalidade da classe.

Essa resolução traz uma significativa alteração nos procedimentos marcários no Brasil.

Nossa equipe de Propriedade Intelectual e Inovação está à disposição para fornecer maiores informações e esclarecimentos sobre esse assunto.