Publicação do Decreto Legislativo nº 49 de 28/05/2019 e abertura de consulta pública sobre o registro de marca via Protocolo de Madri

Foi aprovado pelo Congresso Nacional o texto do Protocolo referente ao Acordo de Madri e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas. O Decreto Legislativo nº 49 de 28 de maio de 2019, originado pelo Projeto de Decreto Legislativo nº 98/2019, foi publicado no Diário Oficial da União de 30 de maio de 2019.

Por meio do referido Decreto, foram formuladas declarações quanto ao texto aprovado, destacando-se as seguintes ressalvas, já elencadas em outras oportunidades:

  1. Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses do Protocolo de Madri;
  2. Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além do período de 18 (dezoito) meses;
  3. Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor no Brasil não poderão ser estendidos ao País; e
  4. Declaração definindo que a inscrição de licenças na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (“OMPI” em português, ou “World Intellectual Property Organization – WIPO” em inglês) não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas.

Outro destaque do Decreto Legislativo é a notificação indicando os idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil.

Na iminência da entrada em vigor do Protocolo no país, como também vem sendo informado, o INPI tem colocado em discussão, por meio de consulta pública, alguns dos temas de maior relevância para a implementação de diversos ajustes em seus procedimentos visando a adequação do Instituto ao sistema de registro internacional de marcas. São eles:

  1. o registro de marca no sistema multiclasse;
  2. o registro de marca em regime de cotitularidade;
  3. a possibilidade de divisão de registros e pedidos de registro de marca; e, agora,
  4. o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

Para a implementação de ajustes relacionados a cada um dos temas acima, será emitida pelo INPI uma Resolução disciplinando os respectivos procedimentos. A redação dessas Resoluções está atualmente em discussão por meio de consultas públicas e já foram objeto de comunicados anteriores.

Mais recentemente, com a publicação da Portaria INPI/DIRMA nº 05/2019 na Revista da Propriedade Industrial (“RPI”) nº 2525 de 28 de maio de 2019, foi aberta pelo INPI uma consulta pública a respeito do texto da Resolução que regulamentará o procedimento de registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

Destacamos a seguir alguns pontos cobertos por essa Resolução:

  1. Os pedidos depositados perante o INPI no âmbito do Protocolo (destinados à Secretaria Internacional da OMPI), bem como as petições e respectivas comunicações, deverão ser redigidos em inglês ou espanhol;
  2. As comunicações entre a Secretaria Internacional da OMPI e o INPI, relativas à “designação” do Brasil (pedido de extensão da proteção territorial do registro internacional para países membros do Protocolo), serão redigidas em inglês (a lista de produtos e serviços referentes a anterioridades impeditivas para fins de recusa da proteção, porém, poderá ser enviada em português); ao passo em que os requerimentos referentes a designações do Brasil, apresentados diretamente no INPI, deverão ser redigidos em português;
  3. Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de uma inscrição internacional domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, mantida a regra em vigor atualmente conforme a Lei 9.279 de 1996 (Lei da Propriedade Industrial, “LPI”);
  4. Os prazos previstos na Resolução serão contados a partir da notificação no meio de comunicação oficial do INPI.
  5. Com duração de trinta dias, o período de consulta teve início em 28 de maio e se encerrará em 27 de junho de 2019.

A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (“ABAPI”), a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (“ABPI”) e a Associação Paulista de Propriedade Intelectual (“ASPI”) formularam, em conjunto, um pedido de extensão do prazo para manifestação na consulta pública sobre proposta de normativo do INPI referente ao procedimento de registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

No entanto, em 04 de junho de 2019, o Presidente do INPI, Dr. Cláudio Vilar Furtado, indeferiu o pedido de extensão do prazo.

O Presidente do INPI acompanhou a mesma posição do Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, que já havia se manifestado sobre o pedido, opinando pelo indeferimento do pleito.

O indeferimento se deu com base no cronograma de execução estabelecido entre o Estado Brasileiro e a OMPI, que não pode ser alterado. Dessa forma, o prazo para contribuições em consulta pública referente ao procedimento de registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri permanece inalterado.

Sendo assim, a redação de cada Resolução está aberta para discussão por meio de consultas públicas dentro dos seguintes prazos:

1. Até 13 de junho de 2019: Aberta consulta pública sobre a redação da Resolução que disporá sobre o registro de marca no sistema multiclasse, conforme publicação da Portaria INPI/DIRMA nº 02/2019 na RPI nº 2523 de 14 de maio de 2019.

2. Até 20 de junho de 2019: Aberta consulta pública sobre a redação das Resoluções que disporão sobre:

  1. O registro de marca em regime de cotitularidade, conforme publicação da Portaria INPI/DIRMA nº 03/2019 na RPI nº 2524, de 21 de maio de 2019; e
  2. A possibilidade de divisão de registros e pedidos de registro de marca, conforme publicação da Portaria INPI/DIRMA nº 04/2019 na RPI nº 2524, de 21 de maio de 2019.

3. Até 27 de junho de 2019: Aberta consulta pública sobre a redação da Resolução que disporá sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri, conforme publicação da Portaria INPI/DIRMA nº 05/2019, na RPI nº 2525.

Findos os prazos acima, o INPI divulgará as respostas às contribuições recebidas, juntamente com o texto definitivo de cada Resolução.

Nossa equipe de Propriedade Intelectual está à disposição para fornecer maiores informações e esclarecimentos sobre esse assunto.